Antecedentes

El 18 de mayo de 2018 fue publicada una reforma a la Ley Federal de Propiedad Industrial, en la cual dan apertura a las marcas no tradicionales, entendiendo éstas las marcas olfativas, sonoras o cualquiera perceptible por los sentidos.

La reforma entro en vigor el 10 de agosto de 2018, por lo que desde entonces, es posible registrar un olor o audio como marca. Para que se pueda entender un poco más, piense en el olor característico de un producto como el olor a chicle en algunos zapatos para niños y en el sonido particular que hace algún equipo electrónico a la hora de encender o apagar.

Primer marca olfativa en México

La empresa Hasbro Inc, fue quien obtuvo el primer registro de marca olfativa en México, presentaron su solicitud el primer día en el que entro en vigor la reforma correspondiente.

En la solicitud de ésta marca se puede apreciar que protege la clase 28, amparando el producto “pasta de moldear de juguete”, describiendo el olor como “Un olor inconfundible formado por una combinación dulce, un tanto musgosa de una fragancia con tonos de vainilla, con pequeños acentos de cereza y el olor natural de una masa salada a base de trigo”.

¿Cómo se presenta una solicitud de marca olfativa?

Se han escuchado ciertos rumores sobre los registros de marca olfativas, uno de ellos es que no se debe de presentar una muestra del producto que contenga la marca olfativa, pero revisemos los artículos 113 y 114 de la Ley Federal de Propiedad Industrial, así como el 56 del reglamento de dicha ley, mismos que citaré a continuación:

Artículo 113.- Para obtener el registro de una marca deberá presentarse solicitud por escrito ante el Instituto con los siguientes datos:
I.- Nombre y domicilio del solicitante;
II.- La representación del signo que constituya la marca;
III.- La fecha de primer uso de la marca en México o, en su caso, la mención de que no se ha usado. A falta de indicación se entenderá que no se ha usado la marca;
IV.- Los productos o servicios específicos a los que se aplicará la marca, y
V.- Los demás que prevenga el reglamento de esta Ley.

Artículo 114.- A la solicitud de registro de marca deberá acompañarse el comprobante del pago de las tarifas correspondientes al estudio de la solicitud, registro y expedición del título, así como los ejemplares de la marca cuando sea innominada, tridimensional o mixta.

ARTICULO 56.- En la solicitud de registro de marca, además de los datos señalados en el artículo 113 de la Ley, deberá indicarse:
I.- Cuando se conozca, el número de la clase a que correspondan los productos o servicios para los que se solicita el registro, de conformidad con la clasificación establecida en este Reglamento;
II.- Las leyendas y figuras que aparezcan en el ejemplar de la marca y cuyo uso no se reserva;
III.- Un ejemplar de la marca incorporado a la solicitud, en su caso, y
IV.- Ubicación del o de los establecimientos o negociaciones relacionados con la marca, siempre y cuando se haya señalado fecha de primer uso.

Una vez leídos los presentes artículos, podemos notar que el artículo 114 pide se agreguen los ejemplares de las marcas, pero nunca menciona las marcas no tradicionales, sin embargo, al leer la fracción V del artículo 113 de la Ley y la fracción III del artículo 56 del reglamento, aunque no se mencione expresamente, se entenderá que es una regla aplicable a todo tipo de marcas.

Como resultado de lo anterior, se concluye que efectivamente, aunque no se encuentre de forma expresa en la ley, los registro de marcas no tradicionales se tendrán que acompañar de un ejemplar, por lo que la presentación de éste tipo de marcas tendrá que hacerse de manera física en las oficinas del IMPI.

El caso particular de las lociones

Resulta muy lógico pensar en que las lociones y perfumes que la mayoría de las personas usan en su día a día, serían el producto idóneo para ser registrado como una marca olfativa, sin embargo, bajo el criterio del IMPI, ésto no es así, ya que el olor no debe derivar de la propia naturaleza del producto, más bien, sólo debe de ser un signo distintivo de los otros productos en su mismo canal de distribución.

Para el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, las lociones no pueden constituir una marca olfativa, puesto que sería descriptivo de productos o servicios, uno de los impedimentos que tiene cualquier marca en el artículo 90 de la Ley Federal de Propiedad Industrial, sin embargo, esto constituye una laguna importante, pues ni en la Ley o en el Reglamento de la materia en cuestión, se establece el criterio mencionado en el párrafo anterior y al leer la definición de marca en la ley, podría interpretarse que sí es posible toda vez que no lo deja muy claro.

Derivado de la explicación anterior, en LMA recomendamos que si es su intención proteger el olor que produce una loción o perfume en el que estén trabajando, lo hagan por medio de la figura de secreto industrial.

¿Cómo estudiar las marcas olfativas?

Aún existe cierto desconocimiento sobre cómo el IMPI estudiará la similitud dentro de las marcas olfativas.

Sí volvemos a leer la descripción de la marca olfativa de Hasbro que dice “Un olor inconfundible formado por una combinación dulce, un tanto musgosa de una fragancia con tonos de vainilla, con pequeños acentos de cereza y el olor natural de una masa salada a base de trigo”, ¿No sería ésto algo sumamente general? ¿Cómo un examinador sabría si al combinar otros elementos distintos podría llegar a un olor casi igual?

Si bien es cierto, la descripción verbal puede ser un buen método para estudiar diferencias y semejanzas entre las marcas olfativas, también lo es, que éstas deberían de ser sumamente exactas y que no debe de hacer énfasis en la fórmula química, pues ésto representará las sustancias pero no su olor.

Por otro lado, no se recomiendan la presentación del olor en una muestra conservada en tubos de ensayo o frascos, pues con el paso del tiempo, éstos podrían perder las características de donde emana su olor, por lo que lo recomendable es que siempre esté el producto físico donde se impregno el aroma.

Aún desconocemos como el IMPI realizará éstos estudios, pues ni si quiera cuentan con un departamento especializado en marcas olfativas o sonoras y es bien sabido que los examinadores ya cuentan con demasiado trabajo en su día a día.

Conclusión

En LMA consideramos que lo más viable es que el IMPI abra un área de examinadores capacitados que se enfoquen únicamente a las marcas no tradicionales, estableciendo criterios de evaluación como podrían ser tablas con descripciones muy específicas sobre los olores e irlos catalogando en grupos como podría ser olores “cítricos” “amargos”, etc , así como sus posibles combinaciones para poder descifrar por medio de estudios prácticos entre varios examinadores sí una marca en efecto tiene un olor parecido a otra y qué tanto pueden coexistir entre ellas.

Es muy importante que se empiece a trabajar en la solución de éstas lagunas, mientras el IMPI lo haga, les deseamos mucho éxito en éste nuevo reto que constituyen las marcas no tradicionales y alentamos a todos los ciudadanos a que protejan sus derechos de Propiedad Intelectual.